패션기업의 사업내용과 범위에 맞는 상표권 울타리를 확보해야 한다

패션기업의 사업내용과 범위에 맞는 상표권 울타리를 확보해야 한다.

수석부회장 법학박사 이재길

 

전편에서 우리는 자신만의 상표가 식별력 있게 만들어져서 상표권을 얻기 위해서는 먼저 소관청인 특허청에 출원되고 심사를 거쳐 등록되는 과정을 거쳐야 함을 약식으로나마 살펴보았었다. 이번 편에서 조금 더 보충설명을 하자면 상표등록출원서가 특허청에 정식으로 접수되면 

접수확정을 거쳐서 해당 상표의 등록 여부 심사를 담당할 심사관이 지정되고 그 심사관에 의하여 신청서상의 각 기재사항을 관련법과 

규정에서 정한 대로 절차와 내용 등을 준수하였는지 혹은 부족하거나 잘못된 부분은 없는지 등을 형식적으로 먼저 검토하고 출원서를 

점검받게 된다. 

이를 흔히 가장 먼저 진행하는 ”방식심사”라고 하는데 심사관은 방식심사에서 부족한 부분이 있거나 보완할 사항이 발견되거나 부족한 부분이 있다고 판단되면 특허청장 명의로 출원인에게 보완 명령을 발부하여 내용의 보완 또는 수정하도록 하고 있다. 물론 실무상으로 여러 가지 

출원서의 반려대상이나 보완 사유가 규정되어 있지만, 대부분은 형식적 부분이고 통상 변리사라는 대리인들이 처리하는 내용이라 보완하는 대는 그리 문제가 되지 않고 있다. (나 홀로 상표 출원을 하는 경우라면 보정 요청의 처리에 특별히 주의를 기울여야 한다.) 앞서도 잠시 

설명하였지만, 상표가 출원되면 여러 가지 다음과 같은 효과가 발생한다. 상표 출원 후 그때부터 출원인은 심사를 거쳐 상표권자가 될 수 

있다는 기대권이 발생하게 되고, 같은 상표에 대하여는 선출원자의 지위를 당연히 가지게 된다. 또한, 파리조약에 의한 타국에서의 우선권이 발생하여 국제적 상표권의 확보와 관리에도 요긴하게 작용한다. 만약 중국 등 해외 타 국가에서의 동시 사업을 진행하려고 계획하고 있다면 우선권의 활용도 충분히 고려하여야 한다. 그리고 무엇보다 사업의 시작 전 출원상표와 관련된 타인과의 민사상 침해자나 분쟁이 

발생하였다면 출원 시점이 나의 손해를 청구하기 위하여 손해배상을 산정하는 기산점으로 작용하게 되는 측면에서 상표 출원이 갖는 의미는 매우 크다고 하겠다.

상표를 출원할 때 우리가 한 가지 더 알아 둘 중요한 포인트가 있다. 우선 보통은 “1상표 1출원”을 기본으로 한다. 현행법은 “1상표 

다류출원”을 허용하지만, 과거에는 1상표 1출원이 기본이고 원칙이었다. 지금도 업계에서는 비용의 절감과 다류 출원에 따른 심사의 부담을 줄이는 등 사업의 특성을 고려하여 일반적으로 “1상표 1출원”으로 출원등록 처리하는 것이 현재 실무상 가장 많은 출원등록 경우라고 보아도 무방하다. 무엇보다 우리가 상표 출원과 등록 시 꼭 살펴야 할 것은 자신의 사업내용과 범위에 상표권이 적절히 확보되고 문제없는 안정적 

울타리를 만들 정도로 확보하여야 한다는 점이다. 상표법은 법 원칙상 등록된 상표를 적정한 사용형태로 실제 사용해야 함이 권리자의 

의무사항으로 규정하고 있고, 만약 등록 상표를 등록 후에도 실제 사용하지 않을 때에는 일정 기간(불사용취소심판 청구는 만 3년의 기간이 

기준이다.)이 지난 후 취소 사유에 해당하여 누군가 취소심판 청구 등 정식으로 문제를 제기한다면 상표권자의 지위를 잃을 수 있도록 상표 

제도를 운영하고 있다. 이 점은 뒤에서 상표권 관리 부분에서 좀 더 상세히 살펴보기로 하자.

우리 상표법은 상품분류 기준에는 기존 한국형 상품분류기준을 따르고 적용하다가 이제는 국제상품분류기준(나이스 분류기준(10판))을 

따르고 있다. 이 기준에 의하면 상표의 사용범위는 “상표”와 “서비스표”(이 둘을 모두 합해 “상표”라고 통칭한다고 앞서 보았었다.) 모두 “류”-“군”-“지정상품”으로 범위를 각 세부 하위 단위로 구분하여 영역을 나누고 있다. 특히 물품은 “1류에서 34류”로 서비스업은 “35류에서 

45류”로 총 45류의 영역으로 구분하여 관리하고 있는데 여기서 가장 중요한 것은 우선 우리가 사업을 추진하는 영역과 범위 즉 울타리에 

해당한다고 할 수 있는 “류”에 대하여 명확한 인식이 있어야 한다는 것이다. 아직도 대부분의 업계인들이나 패션디자이너들은 이 영역에 대한 이해도와 지식이 굉장히 얕거나 잘못 알고 있어 사업수행 시 영역확보에 실패하거나 치명적인 오류에 빠지는 경우가 많다. 그렇다면 우리 업계의 사업내용과 범위에 맞는 섬유패션 영역의 분류기준을 살펴보고 알아두자. 편의상 우리 업계와 관련된 분류의 순서대로 열거하자면 다음과 같다. 

우선 최근 업체들의 토탈패션 경향화와 추세를 고려한다면 범위가 많이 넓어진다. 세부적으로 보면 제3류 화장품, 제9류 선글라스, 제14류 

액세서리, 제18류 피혁과 제품, 제23류 직물용 사, 제24류 직물과 침구류, 제25류 의류, 신발, 모자, 제27류 카펫, 매트 등, 제35류 도매업, 

소매업 정도가 될 것이다. 이런 각 영역에 대하여 상표를 출원할 때 자신의 사업내용을 고려하여 범위를 정하고 울타리를 치는 것이 적절하다. 만약 의류제조 판매업을 한다면 최소한 25류와 유통에 필요한 35류는 확보가 시급하고 나머지는 필요에 따라 확보를 결정하여야 한다. 보통은 “류”를 정하고 그다음 자신이 전개할 상품과 복종 등을 고려하여 “군”과 “지정상품”을 정한다. 여기에서 “지정상품”은 보통 기본 출원을 할 

때에 20개의 지정상품을 정하여 등록하게 되는데, 예를 들면 25류 G2501 의류 중에서 군으로는 “여성복” 그리고 지정상품으로는 “드레스”, 

“숙녀용 바지” 등 품목을 20개를 정하는 형식이다. 참고로 25류의 경우는 지정상품이 무려 500여 개가 넘을 만큼 다양한 제품분류체계를 

갖추고 있다. 물론 우리가 상표를 출원 등록할 때 기본등록 외에도 지정상품을 추가하여도 무방한데 다만 기본 20개의 지정상품을 초과하여 

1개가 늘어날 때마다 신청 시 추가비용이 1천 원씩 올라가게 된다는 점이다. (최근에 1상표 1류 기본등록은 변리사 대리인을 통하여 출원 시 25만 원 내외의 출원비용이 소요되고 있다고 한다.)

이렇게 우리 패션기업이라면 자신의 사업내용과 범위에 맞는 상표권 확보가 무엇보다 고려되고 선행되어야만 나중에 사업의 확장과 여러 

측면을 고려한 활발한 마케팅 추진에 문제가 되지 않는다. 우리 업계에서는 아직도 많은 사람이 자신이 의류만을 제조 판매하고 있어 그에만 관심이 있거나 타류에 대한 관심을 두지 않고 있다가 추후 브랜드의 인지도가 높아지고 매출이 확대되면서 타 품목과 타 사업 영역으로 

확장되면서 악세서리나, 화장품 등 다른 제품을 추가로 취급하고자 할 때는 이미 다른 사람이 권리를 가지고 있거나 자신의 권리가 없어 직접 수행은커녕 누군가에게 라이센스 등을 허락해 주지도 못하는 경우가 더러 있다. 이제는 이런 영역의 오류에서 벗어나 완전한 브랜드 관리 

주체가 되어야 할 것이다. 또한, 사업을 추진하는 과정에서 출원인과 상표권자가 달라지는 경우도 많이 발생하고 있다. 우리 상표법에서는 

이를 법적으로 허용하고 있다. “A”가 최초 상표를 출원한 출원인이었다가 심사과정에서 이해관계 때문에 출원인이 “B” 혹은 “C법인”으로 

변경되는 경우도 왕왕 있고, 특히 상표권의 일괄 양도양수 절차에 의하여 등록상표권과 함께 출원 중인 상표들도 모두 이전되는 예도 있다. 

만약 개인 업체에서 자신의 이름으로 상표를 출원했다가 법인을 설립하거나 회사의 사업이 변경된 경우에는 이를 법인으로 변경하는 경우가 이에 해당할 것이다.

보통 상표 출원등록을 상담하고 컨설팅해주다 보면 개인으로 상표를 출원하는 것이 맞는지 아니면 법인으로 출원하는 것이 맞는지를 

물어보는 사람들이 많이 있다. 이럴 때 당연히 누구의 비용으로 하는 것이냐에 기준이 되어야 한다. 법인의 비용으로 개인의 상표권을 출원 

등록하는 것은 세법상의 문제와 법적으로 권리주체의 문제가 발생할 수도 있기 때문이다. 이런 점도 상식적으로 알아두자. 다만 상표의 

장기적 관리 측면과 재산적 기능을 고려하면 브랜드를 만든 개인으로의 출원도 그리 나쁘지 않을 것이다. 누가 주체가 되든 상표는 

등록되어야 완전한 권리가 된다.