선사용에 따른 상표의 사용권리와 상표권자의 보호제도

선사용에 따른 상표의 사용권리와 상표권자의 보호제도

수석부회장 법학박사 이재길

상표권은 선의로든 악의로든 일단 유효하게 등록이 확정되면 우리 상표법이 보장하는 상표권자의 많은 권리와 지위를 상표권 존속기간 내에서 독점적으로 누리게 된다는 점은 수차례 강조한 바 있다. 물론 우리 상표법에서는 상표를 등록하여 권리자가 되는 것과는 별개의 문제로 상표권자 외에도 동일상표의 선사용에 따른 해당 상표를 계속 사용할 권리에 대한 명문 규정이 있어 예외적인 상황도 있다고 할 수는 있다. 하지만 이런 때는 보편적이고 정상적인 상표권의 확보와 일반적인 상표권자로서의 사업상 운영이라고 보기에는 매우 부적절하고 어렵다. 왜냐하면, 이런 불완전한 사용권자의 권리 속에서 아무런 외부적인 증명도 없이 제한적인 사업을 누군가와 동종분야에서 경쟁하듯 추진해야 한다는 것은 실무상 많은 어려움이 실제로 하고 불가능한 점이 있음은 사업을 해본 사람이라면 알고 있기 때문일 것이다. 

잠시 선사용에 따른 상표의 사용할 권리에 대하여 살펴보고 가자. 간혹 브랜드관리컨설팅과 상담을 하다 보면 많은 패션디자이너나 업계인 들이 실제는 자신이 먼저 만들어 사용해오던 자신의 상표를 등록하지 않고 있다가 등록절차를 늦게 진행했거나 적절한 등록 시기를 놓치는 바람에 누군가 먼저 자신과 같은 상표의 상표권을 선점하게 되어 급기야 사업을 중단하거나 많은 어려움을 겪는 경우를 보게 된다. 이들의 변을 들어보면 앞서 보았던 유효한 식별력의 상표 또는 처음부터 등록될 수 없는 상표가 아닌 점 등은 논외로 하더라도 보통은 사업하느라 바쁘고 정신이 없어서 놓쳤다는 둥 여러 말도 안 되는 핑계를 대지만 그런 이야기를 들을 때면 실상은 당신이 게을러서 그렇고 사업가로서 무책임해서 그런 결과를 초래한 것이라고 필자는 단언하여 말해버린다. 최소한 패션과 브랜드사업을 하는 사람으로서 기본이 안 된 것이라 점은 필자뿐만 아니라 누구의 처지에서도 타협의 여지가 없는 부분일 것이다. 

생각해보자 만약 패션 관련 물품의 제조, 유통, 판매 등의 사업을 하기 위해서 사업자를 내거나 법인을 설립할 때 최소한 1개 이상의 상표권 보유와 등록이 사전에 준비할 의무사항이고 원칙이라면(음식 업을 하기 위해서 의무교육을 받고 위생검사를 사전에 받아야 하는 것과 같은) 과연 저런 말을 했을까 싶어 조금은 브랜드컨설턴트 입장에서 아무 생각 없이 옷과 물건 등을 판매에만 파묻혀 있는 업계인과 사업자를 보면 몹시 화가 나기까지 한다. 우리 법률분야에서 ”잠자는 권리를 보호받지 못한다“는 말이 있다. 자신의 창작한 상표임에도 이런 상황을 만드는 어리석음은 이제 우리 패션사업의 내용과 규모를 떠나 애초부터 사라져야 할 부분이 되었으면 하는 작은 바람이기도 하다. 요즘 텔레비전에 집중적인 홍보를 하는 돌아온 어떤 소주 브랜드는 법인의 주인이 몇 번 바뀌고 망하기를 반복하였지만, 결코 브랜드는 사라지지 않는다는 큰 원칙과 울림을 주는 사례임은 분명하다.  

많은 사람이 오해하거나 잘못 알고 있는 상표의 선사용권리는 ”타인의 등록상표와 같거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 자로서 일정 요건을 모두 갖춘자(선사용자)가 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리“를 뜻하는데 엄격하게 말하면 선출원주의와 등록주의제도를 기본원칙으로 운영함에 따라 상표브로커 등에 의해 상표제도를 악용하는 현상에 대해 적극적으로 대처하고, 나아가 상표권자와 상표의 선사용자 권익보호의 균형을 도모하기 위하여 2007년 개정 상표법에서 신설되어 운영되고 있는 부분이다. 단 여기서 말하는 선사용권리를 얻으려면 몇 가지 요건이 충족되어야 한다. 첫째, 타인의 상표등록출원 전부터 국내(외국에서의 사용은 발생요건이 아니다.)에서 계속하여 사용하고 있을 것, 둘째, 첫째의 조건으로 상표를 지속 사용한 결과 타인의 상표등록출원시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것(주지의 정도 보다는 낮은 인식도면 충분하다) 셋째, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일, 유사한 지정상품에 사용할 것, 넷째, 부정경쟁의 목적이 아닐 것 등이 갖추어져야만 선사용자의 권리를 가진다. 여기에 해당하느냐 아니냐를 따지는 것은 개별 사안의 사실관계를 보아야 하는 부분이라 생략한다. 하지만 실무에서는 이런 때 확정된 권리가 없으므로 더는 사업 확장과 각종 계약 관련 유통의 입점이나 이런저런 사업과정에서 등록상표권자와의 분쟁 등 여러 제한상황이 발생하여 더는 사업규모의 확대와 브랜사업으로서의 발전은 기대하기 어려운 점이 있음은 반드시 상기할 필요가 있어 보인다. 따라서 다시 강조하지만, 결코 권리를 잠재우는 어리석음과 실수는 이제 범해서는 안 될 것이다.       

상표권은 우리가 모두 알다시피 무체재산권이고 객체로서의 점유할 수 없는 것이다. 상표권자가 되면 관련법에 따라 자신의 상표권을 누군가 침해한다면 다양한 방법으로 구제할 수 있는 통로를 열어두고 법적 제도적으로 보장하고 있다. 상표권자의 입장에서 먼저 살펴보자. 상표권의 침해가 발생하면 상표에 화체된 상표권자의 영업상의 신용뿐만 아니라 상품유통질서를 어지럽혀 결국은 수요자인 불특정 소비자의 이익을 해치게 되므로, 우리 상표법은 등록상표의 동일영역 및 유사영역에 속하는 행위, 나아가 일정한 예비적 행위도 상표권의 침해로 간주하여 민, 형사상 상표권을 강하게 보호하고 있다. 만약 정당한 권리바탕 없는 자가 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 같은 상품 또는 유사한 상품에 사용하는 행위를 하였다면 이는 명백한 상표법이 규정하고 있는 상표권 침해행위에 해당하게 되는데 여기에서 사용의 의미는 표시행위, 유통행위, 광고행위 등을 말한다. 보통 상표권의 침해로 보는 행위로는 상표가 사용된 물품의 교부, 판매, 위조, 모조, 소지하는 행위와 위조, 모조 등의 목적으로 용구(장비 등)를 제작, 교부, 판매, 소지하는 행위, 그리고 일정한 상품을 소지하는 행위 등으로 이해하면 된다. 이상에서처럼 상표권 침해가 성립되려면 이 또한 조건이 있다. 먼저 유효한 상표권이 존재하고 있어야 한다. 그리고 그 상표권의 보호범위 내에서의 상표의 사용이어야 한다. 또한, 그 상표권의 사용에 정당한 권원이나 이해관계가 없어야 한다. 마지막으로  사적사용이 목적이 아닌 영리추구를 목적으로 한 상업적인 업으로서의 사용이어야 함은 당연할 것이다. 

우리 상표법에서는 이러한 상표권 침해가 발생하게 되면 상표권자에게 다양한 구제방법을 제도적으로 뒷받침하고 있는데 먼저 민사적인 구제방법으로는 첫째, 침해금지와 예방청구권, 둘째, 손해배상의 청구, 셋째, 신용회복청구, 넷째, 부당이득반환청구, 다섯째, 상표의 사용 또는 판매행위 등을 중지하게 하는 보전처분(가처분 등) 등의 방법을 상표권자가 실행할 수 있게 규정하고 있다. 더불어 형사상 구제방법으로는 침해죄, 위증죄, 허위표시죄, 사위행위죄 등을 각 규정하여 처벌을 명문화 하고 있으며 특히 법인이 상표권을 침해한 경우에는 양벌규정 및 침해물품에 대한 몰수의 규정을 병과 할 수 있도록 하고 있다. 앞서 언급한 바 있지만, 특히 상표법상 형사상 침해죄는 여러 지식재산권 중에서 유일하게 비친고죄로 규정하여 소비자의 피해를 예방하고 있다. 물론 이런 모든 구제방법 또한 앞서 언급한 것처럼 자신의 권리를 잠재운다면 무용지물이 되는 것이 된다. 따라서 결코 상표권자라면 자신의 권리를 잠재우는 일이 있어서는 안 될 것이다. 우리는 누구나 상표권자가 될 수도 있고 혹은 반대로 누군가의 상표권을 침해하는 침해자 또는 분쟁의 당사자가 될 수도 있을 것이다. 그런 측면에서 필자가 쓰는 글들이 매우 딱딱하고 재미없고 어렵게 느껴질 수도 있을 것이다. 하지만 이런 상표와 관련된 다양한  제도를 이해해 두는 것도 우리 업계의 사업상 꼭 필요하지 않나 하는 혼자만의 생각을 해본다. 다음 편에서는 상표권에 대한 취소심판과 무효심판 등에 관하여 업계 사례를 중심으로 알아보기로 하자.