'포에버21(FOREVER21)'의 파산신청을 통해 본 미국의 지식재산권과 상표제도 (Ⅱ)

“포에버21(FOREVER21)”의 파산신청을 통해 본 미국의 지식재산권과 상표제도 (Ⅱ)

 수석부회장 법학박사 이재길

지구 상에서 법률 분쟁과 여러 가지 복잡 다양한 소송들이 가장 많이 일어나는 나라는 단연코 미국일 것이다. 그 이유는 아마도 미국의 법조인 숫자만 보더라도 왜 소송이 일상인지 각종 분쟁을 당연한 현상으로 여기는지 알 수 있을 것이다. 단순하게 계산해보아도 미국 인구가 3억 명 정도라고 추산하면 변호사만 150만 명에 이른다고 하니 미국 국민 2백 명당 변호사 한 명꼴이 되는 것으로 가히 변호사의 나라라고 해도 심한 표현은 아닐 것이다. 이처럼 소송 천국이라 불리는 미국시장에서 우리가 기업 활동을 무리 없이 유지하고 생존해 나가기 위해서는 반드시 

미국의 법과 소송체계 그리고 법 감정과 분쟁 정서에 대한 기본적 이해를 바탕으로 매사 사업을 추진해야 한다는 것이다. 그렇게 해야만 

치열한 미국시장에서 포에버21의 사례에서처럼 불필요한 소송을 사전에 예방하고 각종 분쟁과 문제점을 원활하게 잘 관리해 나갈 수 있을 

것이기 때문이다. 미국은 우리나라와는 법률의 기본적인 운영체계와 구조부터 확연히 다르다. 특히나 법률에 대한 국민이나 시장에서의 

사업주체인 기업들이 체감하는 법 감정과 법 정서가 어느 나라보다 소송을 당연시하고 매사를 아주 강경한 대응태도 일변도로 처리하고 

있음은 물론, 법을 실생활과 사업의 모든 영역에서 적극 활용하는 과감하게 실행하는 점에서는 우리와는 매우 큰 차이점을 보이고 있는 

것이다.

사실 굳이 법을 전공하지 않았더라도 상식선에서 우리나라를 비롯하여 지구 상의 대부분 국가는 입법과 사법 그리고 행정이 분리되어있고, 

특히 법률을 제정하는 입법기관인 국회를 통하여 만들어지고 정해진 성문법 즉 실존하는 법률에 따라 사회가 운영되는 성문법주의국가라는 것을 잘 알고 있다. 이에 반하여 영국이나 미국은 우리처럼 성문법이 아닌 오랜 기간 사회구성원이 구축해오고 인정해온 관습법과 각종 

분쟁에서 도출된 판례법 등을 기준으로 하여 사회가 운영되는 불문법주의국가인 것이 법치의 측면에서 근본적인 차이점이기도 하다. 물론 

미국이 불문법국가라고 해서 법률 자체가 존재하지 않는 것도 아니지만, 대부분의 사안에서 법률은 기본과 기준을 제시하고 있을 뿐 법률적 적용과 판단은 그동안 사회에서 많은 구성원에 의하여 만들어지고 축적된 분쟁과 소송의 결과물 즉 관습과 판례를 중심으로 판단을 내리는 

것이 일반화되어있다는 점이다. 그래서 미국시장에서는 사업과 활동에서는 무엇보다 당사자 간의 각종 계약과 약정이 중요한 작용을 하고 

있다. 우리나라처럼 일반적인 계약서에 “상호 정하지 않은 사항과 내용은 당사자의 협의로 원만히 처리키로 한다”라는 정도의 신사적인 

조항은 미국에서는 용납되지 않는다. 즉 미국시장에서 혹은 불문법국가들에서 사업할 때는 모든 내용과 필요한 사항을 하나부터 열까지 

계약서나 약정서 따위에 논란의 여지가 없을 정도로 상세히 서술하고 특정해두는 것이 보통이다. 이를 열거주의라고 하는데 미국이 대표적인 열거주의의 성격을 띠고 있는 국가이기도 하다.

이러한 미국시장의 법률적 특색의 대원칙 아래에서 지식재산권과 상표제도 측면에서 한번 살펴보자, 미국시장에서 지식재산권은 크게 

특허권(우리나라의 디자인권과 실용신안권을 모두 포함한다.), 상표권, 저작권으로 나뉘어 IP 제도가 운용되고 있고, 특히 각종 기업 활동과 사업과 관련한 분쟁과 갈등들은 불공정거래행위(예를 들면 허위광고, 제품비방, 상거래상의 비방, 영업비밀침해, 광고권 침해와 남용 등을 

뜻한다.)를 규제하기 위한 우리도 운영 중인 부정경쟁방지법에서 규제하거나 세밀하게 관리해 나가고 있다. 특히 어느 나라보다 불특정다수의 소비자들에게 피해가 발생하거나 기업이 마땅히 갖추어야 할 사회적 책임과 윤리준수의 의무를 엄하게 묻고 강제하기 위하여 개별 사안에서 발생한 당사자 간 손해의 책임은 별론으로 하고 불법 및 위법행위에 대한 별도로 추가적이고 중복적인 징벌적 손해배상제도가 제도적으로 잘 발달하여 있다. 앞서도 이야기하였지만, 우리와 달리 미국은 다양한 IP 권리들에 대한 발생과 권리부여의 원칙에서 선출원주의나 등록주의가 아닌 사용주의를 대원칙으로 하고 있다. 따라서 미국시장에서는 적어도 우리나라나 중국 등 대부분 국가에서처럼 특허, 상표 등 지식재산권에 대한 불법선점이나 선등록주의의 폐단이 문제가 되지는 않는 장점이 있다. 하지만 선사용 또는 사용에 대한 증명에는 우리보다는 엄격하고 

객관적인 자료와 기준을 요구하고 있기 때문에 이에 대한 증명과 관리가 잘 전제된 상황에서 사용주의 원칙을 십분 활용하는 것이 현명한 

방법임을 잊어서는 안 된다. 특히 IP 권리들에 대한 등록과는 별개로 법 정서적으로 불공정과 부정경쟁행위에 대한 접근태도가 엄격하기로 

유명하다. 어쩌면 한인들의 성공신화였던 “포에버21”과 관련한 각종 IP 관련 분쟁이 만약 우리나라 시장에서 발생한 것이었다면 과연 

소송까지 갔을까? 하는 생각이 들기도 한다. 그만큼 사안별 분쟁의 정도와 내용에 관한 기준이 우리보다는 엄격한 것이라 이해하면 좋을 

듯하다.

조금 상세히 들여다보면 특허는 미국도 발명과 발견들을 보호하는데, 발명은 신규성이 있어야 하고 비자명성(다른 말로 ‘진보성’이라고 하는데 통상의 지식으로 발명하기 힘든 정도를 말한다.) 요건을 충족해야 한다. 특허법이 별도로 존재하고 있으며 미국의 특허법은 타인의 특허권을 침해하여 특허제품을 제조, 사용, 판매의 청약, 판매하거나 미국으로 수입하는 것을 금지하고 있다. 몇 년 전부터 우리나라 섬유 기업 중 큰 

비중을 차기하고 있는 해외공장기반의 의류제조업체들(소위 밴더업체들)이 중국산 원단을 공급받아 미국브랜드 제품을 제조하여 

납품하였다가 최근 미국의 원단 직물업체에서 자신들이 개발한 디자인특허권 침해를 이유로 소송을 제기하는 등 분쟁이 많이 일으키고 있어 업계의 특히 주의할 필요가 있기도 하다. 또한, 가장 중요한 상표권은 별도의 상표법에 따라 규율되고 있는데 미국 상표법에서는 타인으로 

하여금 혼동 가능성이 있는 유사상표를 사용하는 것은 금지하고 있고, 당사자의 제품이나 서비스표의 출처를 밝히거나 다른 출처와는 

구별시킬 수 있는 단어, 구절, 상징, 디자인 등을 상표권으로 보호해주고 있다. 물론 각종 계약과 원활한 제품유통을 위해서는 반드시 

사용주의 국가이기는 하지만 미국에서도 상표권 등 등록이 필요하다는 것은 재차 강조한다. 저작권 측면에서는 우리와 마찬가지로 

베른협약에 가입되어 있어 상호주의에 의한 보호를 기본으로 하고 있으며 우리와 유사한 정도와 형태로 운영되고 있다고 이해하면 된다.

이상에서처럼 미국시장은 패션 브랜드와 제품디자인의 개발과 판매에는 우리 국내시장과는 다른 미국시장과 법 기준에 적합한 정도의 

수준으로 접근하고 사업을 관리해 나가야 할 필요가 있다. 특히 미국은 상표 즉 브랜드의 경우 실제 사용에 의한 상표권이 발생하는 관습법과 이에 기초한 각 주별 상표법 그리고 최상위의 연방 상표법 체계로 운영되고 있다. 따라서 우리 기업들이 활동하고 있는 각 주별 혹은 

연방차원의 다양한 법 제도들과 IP 기준 및 원칙에 대한 이해를 통해서 IP 관련 분쟁과 문제발생을 미리 방지하고 관리할 수 있어야 한다. 

상표법상 상품의 분류체계는 우리와 마찬가지로 미국도 니스협정하에서 국제분류기준(니스기준)을 따르고 있다. 다만 우리보다는 매우 

현실적이고 구체적인 상품 등의 표시가 요구된다. 특히 미국은 상표권을 등록할 때 상표의 사용선언서를 제출하는 특색이 있고, 다른 

제도적인 측면에서는 우리와 마찬가지로 상표의 취소심판제도 운용이나 마드리드협약에 의한 다국가 동시출원방법 등을 제도적으로 

인정하고 있다. 만약 우리나라의 기업이 출원하는 경우라면 주등록이 아닌 연방등록을 받게 되는 것이고, 등록된 상표권의 효력은 10년간 

유효하며 이후 사용은 우리 법과 마찬가지로 지속적인 갱신을 통하여 사용을 보장받게 된다. 무엇보다 미국시장에서 IP 운영은 판례를 

중심으로 한 다양한 부정경쟁행위들에 대비하여야 한다는 점이다. 앞서서 예를 들었지만, 제품을 만들고 사업을 위한 광고를 하고 다양한 

마케팅을 전개하면서 발생하는 많은 다른 업체들과의 상관관계에 세심히 주목할 필요가 있다. 소위 관련법을 직접 위반한 침해와 

분쟁에서부터 불가피하게 발생하는 업무과실성 허위광고, 제품비방, 상거래상의 비방, 영업비밀침해, 광고권 침해와 남용, 그리고 제조물에 관한 책임과 제품디자인카피 등 고려하고 미리미리 점검할 것이 적지 않다. 지속경영을 위해서는 매출의 급격한 신장보다는 시장의 특성을 

바로 알고 IP 소송을 포함하여 각종 분쟁을 최소화하면서 사업을 추진하고 시장에 접근해야 계속기업으로서의 생존이 가능하다는 것을 이번 “포에버21”의 파산신청에서 우리가 뼈저리게 다시 한 번 느끼고 깨달아야 할 것이 아닌가 싶다.