상표권 침해 발생 시 ‘법정손해배상제도’ 활용하기

“상표권 침해 발생 시 ‘법정손해배상제도’ 활용하기 ”

수석부회장 법학박사 이재길

우리나라를 비롯하여 오늘날 대부분의 현대국가에서는 특허법, 상표법, 디자인보호법, 저작권법, 일명 부정경쟁방지법 등 소위 각국의 

특성이나 경제적 여건과 사회상황에 맞는 지식재산 관련 개별적 법률들을 제도적으로 마련하여 활발하게 운영하고 있다. 보통 이들 지재권 

관련법과 다양한 제도들은 급변하는 대내외 경제 상황과 눈부신 현대과학기술의 발전 속도와 밀접하게 연관되어 운영되다 보니, 각국의 헌법, 민법, 형법, 상법 등과 같은 일반적 법률들보다는 비교가 힘들 정도로 거의 매년 법 개정과 제도들의 급격한 변화를 겪고 있다.

그런 측면에서 우리나라의 지재권 관련법과 제도들도 급변하는 국제사회의 경제 상황과 시대상을 유효 적절히 반영하고 능동적으로 

대처해 나가기 위해서 2000년대 이후 들어서부터 거의 매년 혹은 수시로 관련법들을 개정하고 제도를 정비 보완하는 등 크고 작은 변화가 

번다하게 일어나고 있다. 특히 우리 지재권 법제에 있어서 2012년 3월 15일 시행된 한•미FTA (2011년 한•EU 발효)는 IP 법률이나 제도적으로 큰 변화의 전환기를 맞게 한 계기가 되었다.

타국과의 자유무역협정(FTA)체결의 주목적이 국가 간의 원활한 무역 활성화와 교류를 위한 균형을 맞추는 것이다 보니 이를 적용하고 

실현하기 위해 당사자 간 각 관련법과 제도의 조정은 불가피한 것이었고 이 때문에 지재권 관련해서도 큰 폭의 변화가 있을 수밖에 없었다. 

당시의 지재권 측면의 변화만 대략 살펴보면, 특허법에서 공지 기간이 6개월에서 12개월로 두 배 늘어났고, 소송에 대한 비밀유지 명령제도를 새롭게 도입했다. 저작권법에는 저작권 보호 기간이 기존 50년에서 미국 기준 70년으로 늘어났고, 특히 상표법에서는 소리와 냄새 같은 

비시각 비전형상표의 권리인정과 상표등록원부에 전용사용권의 등기 의무가 폐지되었고, 짝퉁방지 등 상표권 침해에 대한 

“법정손해배상제도”와 비밀유지 명령제도가 새롭게 도입된 것이 큰 특징이었다.

당시 특허, 저작권, 상표 등 IP 관련 많은 변화 중에서 우리 패션업계의 입장에서는 근절되지 않는 짝퉁 제품 유통 문제의 심각성과 국내외 

기업들 상호 간에 상표(브랜드) 관련 크고 작은 침해 분쟁이 급격하게 늘어나고 있었기에 상표법상 전에 없던 ‘법정손해배상제도’의 새로운 

도입과 적용된 점이 특히 주목을 받았었다. 이번 편에서는 이미 제도 시행 8년 차를 맞은 상표권 침해 발생 시 유용하게 활용할 수 있는 

“법정손해배상제도”에 대해서 살펴보기로 하자.

일반적으로 우리 법제에서 운영되고 있는 대부분의 손해배상제도는 실제로 상대방으로 인하여 발생한 손해만을 전보하여 손해가 없었던 것과 같게 만들어 줌으로써, 공평을 기하려는 제도를 의미한다. 이를 이른바, “실손전보의 원칙”이라고 하는데 쉽게 말해 어떤 사안에서든 

손해배상의 인정 범위를 실제 증명되는 손해 즉 실손해에 대해서만 인정해주는 것을 말한다.

이에 반하여 법정손해배상제도는 피해자의 실제 손해에 대한 입증이나 증명이 없더라도 침해행위가 확정되는 것만으로 손해를 정해진 기준에 따라 일정 금액 인정해주는 제도이다. 우리가 알고 있는 일반적인 ‘법정손해배상제도(Statutory damages)’라는 개념은 소송 등에서 원고가 

손해를 입증하지 않은 경우에도 사전에 법령에서 정한 일정한 금액 또는 일정한 범위 내에서의 금액을 법원이 원고의 선택 여하에 따라 

손해액으로 인정할 수 있는 제도이다.

우리 현행 상표법은 제111조에서 ‘상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 

지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조(기존의 

일반적인 손해배상청구 방법이다)에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위 내에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 

청구할 수 있다고 명문으로 규정하고 있다.

물론 이러한 상표권에 대한 법정손해배상제도는 국제적으로 일반화된 제도는 아니지만, 미국, 중국, 싱가포르 등 여러 나라에서 운영되고 

있다. 이 제도는 기본적으로 상표권자의 피해 입증의 곤란을 다소나마 해소하기 위한 것이 주목적이고 상표권에 대한 근본적인 침해의 예방은 부수적인 목적 정도로 작용하고 있다고 이해하면 될 것이다. 최근에는 미국 등 많은 영미법계 국가들에서는 이에 더하여 반복적이고 계속된 불법행위에 대한 예방을 위해서 “징벌적 손해배상제도(Punitive damages)”라는 형사벌 적 성격의 제도들도 다양하게 운용하고 있다.

다만 상표권을 보유하고 있는 상표권자라 하더라도 우리 상표법상 법정손해배상제도를 활용하고 손해를 인정받기 위해서는 다음의 세 가지 요건을 충족하여야만 한다. 첫째는 자기의 등록상표를 단순한 등록만 하고 있는 것이 아니라 지정상품에 실제 사용하여 거래실정과 현실에서 사용하고 있는 경우여야 한다. 둘째는 동일 영역에서의 상표위조행위 등 상표권 침해가 있어야 한다는 점이다. 따라서 유사한 상표의 

사용이나 유사한 상품에 사용한 경우의 침해라면 법정손해배상이 인정되지 않는다. 마지막으로 셋째는 침해자에게 고의나 과실이 있어야 

한다.

이처럼 자신의 상표권에 대한 침해를 당한 상표권자 또는 전용사용권자는 침해자에게 기존의 일반적 방법에 의한 손해배상청구를 하거나 

법정 손해배상청구의 두 가지 방법 중 어느 하나를 스스로 선택하여 청구 할 수 있다. 다만 덜 다를 동시에 중복적으로 청구할 수는 없기 

때문에 상표권자 또는 전용사용권자는 손해배상청구의 청구 원인란에 제109조에 따른 일반적 손해배상을 청구하는 것인지, 아니면 제111조에 따른 5천만 원 이하의 법정손해배상액을 청구하는 것인지를 분명히 밝혀야만 한다. 더불어 선택한 손해배상의 청구 방법은 소송의 진행 

과정과 양상에 따라서 변론 종결 시까지((1심 2심 등 사실 심 변론 종결 시를 의미한다)는 언제든 청구내용을 재차 변경할 수도 있음을 꼭 

알아두고 활용해야 한다.

우리 상표법에서 인정하는 법정손해배상액은 하한액의 기준이 없음으로 상한 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 법원이 변론 전체의 

취지와 증거조사의 결과 등을 종합적으로 고려하여 상당액을 인정하는 것이 원칙인데 특히 법원은 손해액 결정 시에 ① 침해자가 획득한 

이득과 비용의 절감 ② 상표권자가 상실한 수익 ③ 상표의 가치 ④ 잠재적 침해의 저지 필요성 ⑤ 침해자의 의도성이나 무지의 정도 ⑥ 수익과 손해의 입증과 관련한 침해자의 정보제공 협력설 ⑦ 장래 재발 방지의 필요성 등의 요소들을 고려하여 판단하여야 한다. 아직 

법정손해배상제도의 활용사례와 판례가 많지는 않지만, 우리 업계의 상표 침에 대한 손해 구제를 위해서 제도의 정확한 이해를 통한 적극적인 활용이 필요해 보인다.