독점적 상표권을 등록하고 싶다면 '식별력'있는 브랜드로 네이밍하라

독점적 상표권을 등록하고 싶다면 “식별력”있는 브랜드로 네이밍하라 

 수석부회장 법학박사 이재길

전편에서 우리는 상표가 유효하게 등록되어 독점적인 무형의 재산권으로 작동하려면 기본적으로 고유한 “식별력(특별현저성)”이라는 것이 있어야 함을 보았다. 우리가 흔히 모든 활동영역에서 자신만의 상표 혹은 브랜드를 사용하고 있는 근본적인 이유는 자신 혹은 회사가 만들어 유통하는 상품의 출처(Origin source) 혹은 자신과 회사가 제공하는 각종 서비스나 다양한 용역 등의 서비스명을 타인 또는 경쟁사와 확실히 구별하여 운영하기 위함이다. 이처럼 상표나 브랜드의 존재 목적과 기능은 자타상품의 식별표지인 까닭에 자기의 상품과 다른 상품을 구별하게 하는 힘, 즉 “식별력”을 적어도 각 상표를 사용하고자 하는 국가 혹은 시장에서(한국, 중국, 일본, 미국 등) 정도는 유효한 효력을 인정받을 정도로 갖추지 않으면 안 되는 것이라 볼 수 있다. 그렇다면 이 중요한 식별력은 어떻게 판단하고 구성되는 것일까? 아마도 많은 우리 패션업계인들이나 특히 이제 사업을 막 시작하려는 패션디자이너와 소기업 사장님들이 가장 어려워하는 부분이 바로 자기 생각과 정체성을 적절히 표현하고 제품의 특성을 잘 살리면서 무엇보다 독점적인 상표권으로서 식별력 있는 자신만의 브랜드겸 상표를 만드는 일(흔히 “네이밍작업”이라 한다)이라고 입을 모은다. 

우선 이러한 식별력의 판단은 1차적으로 상표 구성상 그 상표를 읽고 부르는 “호칭”, 상표가 시각적으로 가지고 있는 모양과 형상 일체를 뜻하는 “외관”, 그리고 마지막으로 그 상표가 가진 뜻과 의미, 즉 정신적 요소에 해당하는 “관념”에 의해 객관적으로 판단할 수 있다. 최근 특허청의 상표권 등록 실무기준 차원에서는 이런 식별력의 객관적 3요소 중에서 “호칭”에 대한 중요성을 가장 높고 비중 있게 식별력의 판단 근거(혹은 기존상표권과의 동일유사 여부 판단 등에도 우선 고려된다.)로 삼고 있다는 점도 우리 업계가 네이밍을 할 때 주목하고 반드시 알아야 할 부분이기도 하다. 이 밖에도 상표의 식별력 유무와 정도는 상표의 객관적 구성뿐만 아니라 상표의 사용실적, 거래실정, 당해 상품 혹은 서비스와의 관계 등을 종합적으로 고려해야 하므로 어떤 면에서 우리 사회의 다양한 변화와 발전 등과 함께 끊임없이 움직이는 그야말로 생물과 같은 동적인 개념으로 상표의 식별력 개념을 이해하면 더 쉬울 것이다. 

앞선 전편에서 우리 상표법상(제6조) 등록될 수 없는 상표로 ‘보통명칭상표’, ‘관용상표’, ‘기술적 표장’, ‘현전한 지리적 명칭’, ‘흔히 있는 성 또는 명칭’, ‘간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표’, ‘기타 단순한 기호와 무늬 같은 식별력이 없는 표장’ 등이 있다고 하였고 누군가 자신의 브랜드를 만들려고 한다면 적어도 이런 것들에는 해당하지 않아야 한다는 것을 말했었다. 최근에 필자가 상표권 등록과 관련하여 상담하거나 컨설팅해준 많은 브랜드업체나 패션디자이너들은 하나같이 위와 같은 단순한 기준과 실무이론조차도 이해하지 못해 마땅한 자신의 고유브랜드를 만들지도 못하고 있거나, 소위 패션의 길로 들어서면서부터 아무 생각 없이 임의로 만들어 수년간 사용하고 있던 브랜드를 상표권으로 등록도 한번 해보지 못하고 폐기하거나 사장시키고 있는 실정이다. 특히 얼마 전 잘 알려진 패션디자이너 한 분이 상표를 출원했다가 특허청으로부터 ‘간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표’에 해당하여 등록해줄 수 없다는 등록거절을 통지받았다며 심각한 얼굴로 필자를 찾아와 이 상표를 꼭 쓰고 싶은데 등록하고 상표권을 살려보려면 어떻게 하는 것이 좋은지를 상담받으러 왔던 일이 문득 생각난다. 그가 자신의 상품에 사용하고자 등록을 시도했던 상표의 시안을 필자가 처음 보는 순간, 이것은 처음부터 등록거절이라는 결과가 예측될 정도로 너무도 단순한 상표임이 한눈에 들어왔다. 쉽게 말해서 단순한 고딕체 영어알파벳 한 글자를 독점적 상표로 쓰려고 했던 그의 무모하리만큼 무지한 용기와 그것을 대리해준 소위 변리사라는 무책임한 사람의 상표 관련 이해의 정도와 전문성 수준에 강한 의구심과 쓴웃음이 나올 정도였다. 이런 현상은 지금 우리 패션업계에서 일상처럼 매일매일 일어나고 있는 웃지 못할 슬픈 일이고, 상표권 인식에 대한 현주소라는 사실이 그저 안타까울 따름이다. 

사실 해외의 루이비통이니 샤넬이니 구찌니 하는 고가의 유명상표나 글로벌브랜드로 불리는 것들은 임의로 브랜드를 만든 것이라기보다는 그저 단순한 패션디자이너나 패션사업가문의 이름을 딴 인명 혹은 가문을 뜻하는 상표인 경우가 많다. 그리고 동물과 식물 어떤 사물을 일컫는 말과 일반적인 단어들로만 이루어진 것들도 적지 않다. 이처럼 우리가 고가 명품브랜드라고 하는 것들은 대부분 오랜 세월 활동해온 패션디자이너 이름을 뜻하는 단어들인 경우가 많은데 우리나라에서도 ‘앙드레김’과 같은 사람 이름만을 상표로 사용하고 있는 브랜드도 적지 않다. 이처럼 패션 부분에서 식별력을 갖춘 네이밍작업이란 결코 쉽고 만만한 일이 아님을 우리는 모두 인식해야 할 것이다. 특히나 우리나라에서는 식별력을 갖추었지만, 중국을 비롯한 다른 나라에서는 다른 의미로 쓰이거나 식별력을 인정받지 못하는 경우도 많이 발생하고 있는 실정이다. 상황이 이렇다 보니 국내의 경우 우리 상표법 제6조 2항에서는 소위 식별력 없는 상표를 오랜 기간 특정인이 독점적으로 사용한 결과 수요자 간에 2차적 의미(Secondary Meaning)를 획득한 경우에 상표의 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 보아 상표권을 예외적으로 인정하여 등록해주는 특수한 제도가 있다. 이를 “사용에 이한 식별력 취득”이라고 하는데 적어도 이에 해당이 되려면 첫째 상표 출원 전 독점적, 계속적 사용을 하였을 것, 둘째 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품인가 현저하게 인식되었을 것, 셋째 실제로 사용한 상표와 상품 영역에 대한 출원일 것 등의 조건이 따른다. 우리가 잘 알고 있는 국내 패션브랜드들 중에서도 “K2”, “슈페리어”, “발렌시아” 등도 상표법상 기준으로는 식별력이 없어 처음부터 등록될 수 없는 상표이었지만 오랜 기간 사업을 통하여 식별력을 획득하였고 이런 사용에 의한 식별력을 취득하여 독점 배타적인 상표권이 된 상황에 해당이 되는 상표들인 것이다. 따라서 굳이 그 상표의 사용을 고집한다면 원칙적으로는 식별력이 없거나 약해서 등록이 어렵더라도 오랜 시간 많은 광고비 지출과 사업수행 등을 통해서 식별력을 사후적으로 획득하는 방법도 있음을 꼭 알아 두어야 할 것이다. 

한편 우리 상표법이 식별력을 상표권 등록의 적극적 요건으로 규정하고 있고 실무에서 적극 적용해 나가는 것은 사실이지만 제7조에서는 출원상표가 제6조의 등록요건을 모두 갖춘 경우라도 “공익상의 필요”와 “사익과의 조정” 등의 견지에서 입법 정책상 상표의 부등록요건을 여러 형태로 규정하고 있다. 이미 전편 말미에서 살펴본 바 있지만, 식별력을 갖춘 상표라도 국가와 인종, 종교, 저명인의 성명, 도덕적 관념과 선량한 풍속에 어긋나거나 사회 공공의 질서에 반하는 경우, 일정한 박람회의 상패, 상장 또는 타인의 상표권이 소멸한 뒤 1년이 경과하지 않은 것, 상표권으로 등록되지는 않았지만, 일반 수요자들 사이에서 인정받는 주지상표, 저명상표, 그리고 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 지리적 표시와 원산지 등 상표, 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 등 여러 형태의 부등록사유를 실무에서 적용하고 있다. 특히 우리나라에서는 좋은 의미의 상표가 다른 나라에서는 부정적이거나 나쁜 의미의 뜻을 내포하는 경우에는 상표로 등록될 수 없음도 당연한 것이다. 우리 패션산업에서 상표는 물과 공기와 같은 존재로 통한다. 반드시 갖추어야 하는 기업적 사업적 요소이기에 유효한 상표를 갖고 싶다면 반드시 위의 내용들을 인식하고 참고하여 ‘식별력’있는 상표를 만들고 자신만의 브랜드로 가꾸고 발전시켜 나가는 현명함을 키워야 할 것이다.